如何防范中国商标在美国被抢注
必须注意到的是,商标的保护是地域性的,在一个国家的注册商标只是在那一个国家受到保护。如果不及时在国外注册自己的商标,即使在中国已经是驰名商标,仍然很容易在国外被别人抢注。所以防范商标被抢注,要注意以下两点。
首先,要及时注册自己的商标。注册一个商标看似很简单,但还是有很多的学问。虽然有很多咨询公司和事务所都宣称自己可以帮中国公司在美国注册商标,但如果对美国商标法一知半解,就会造成一些申请中途夭折。
其次,要注册有效的商标。在帮助中国公司在美国进行商标注册时,我们还发现很多中国公司对文字或字母商标在美国注册的都是带字体的商标,或是注册带图形设计的商标。其实这样的商标保护范围非常窄。别人只要不用这个字体或这个图形设计,即使每个字都一样,就不侵权。所以我们一般都建议客户先注册不带字体的商标。这样的商标保护范围是最广的。别人只要用了相同的几个文字或字母,无论字体或设计有多么不同,都会侵权。然后再分别把带图形设计的商标另行注册保护。
注册一个商标很便宜,但如果不注意保护自己的商标,自己就不能阻止别人用和自己相似的商标去卖相关的产品或服务,或者别人会抢注商标用来要挟自己,处理起来就非常麻烦,而且会对公司的商业利益和形象产生很大的影响。一旦中国企业在海外遭遇商标抢注,不用慌,也不要怕,应当积极主动的对待。比如中国国旅在商标被抢注后,积极应对,及时有效地夺回了自己的商标权,很值得其他中国企
案例“中国国旅”在美国夺回其商标权
中国国旅是中国最早成立的国际旅行社之一,有50多年的历史,其商标包括“国旅”,“CITS”(中国国旅的英文缩写)及其“地球图标”,在中国是驰名商标。从1991年起,中国国旅成立了美国华亚旅行社,在美国各州展开旅游服务业务。2006年,中国国旅在中国国际旅游交易会中,发现一家来自美国的参展商,其全称为“中国国际旅行社(美国)有限公司”(下称美国国旅)。这家参展商的公司使用中国国旅几乎一样的名字来吸引游客使用其旅游服务从中国到美国去旅游。而且这家参展商分发的各种宣传材料和它的网站页面上都使用了和中国国旅一模一样的“地球”图形和“CITS”商标。
经进一步调查发现,中国国旅发现美国国旅是一个曾经在中国做过旅游行业的个人,这个人在中国做过旅游行业,对中国国旅的商标非常熟悉。他来到美国后在加州注册成立的经营旅游业务的公司,这家公司在2003年在美国注册了中国国旅的“地球”和“CITS”商标。而中国国旅已经在全世界很多国家和地区使用了其“地球”和“CITS”商标,而且其商标在中国已被认定为驰名商标。由于在美国并没有人对美国国旅注册这些商标提出异议,美国国旅在2005年获得了美国商标局授权。
在美国国旅获得了美国商标局授权的三年以后,中国国旅为了夺回自己在美国的商标权,找到了我们。在分析了案情之后,我们建议中国国旅首先向美国商标局提出请求,要求取消美国国旅注册的“地球”和“CITS”商标。
我们指出美国商标法和中国商标法最重要的一点不同是,中国是先申请制,而美国是先使用制。根据美国商标法,谁先使用,而不是谁先申请,谁就拥有商标权。我们有大量的证据证明,中国国旅从1991年就开始在全美各地连续的使用其商标。而美国国旅是2003年才在美国成立,并在商标申请上承认自己最早是从2003年开始在美国使用这个商标。根据美国商标法,因为中国国旅在美国是最早使用这些商标的,而且使用范围涉及全美各州,所以中国国旅有使用在先权。而且,在美国申请商标时,申请人要宣誓说,据申请人所知,该商标从未被别人使用过。而美国国旅的创建人在中国做过旅游行业多年,且“CITS”商标及地球图案明显和中国国旅已经用了50多年的商标一模一样,他不可能不知道“CITS”商标及地球商标在他之前就被别人使用过,而且也不可能是他所创造的“CITS”商标及地球商标碰巧和中国国旅的商标是一模一样的,所以申请人在申请过程中做出虚假的宣誓,根据美国商标法,申请过程中的虚假行为也足以让该商标无效。
我们把提案交到了美国商标局,要求撤销美国国旅的商标。美国国旅在获知我们向美国商标局提出撤销他们注册的商标后,反倒在美国北加州联邦地区法院起诉我方当事人侵犯他们的商标权,声明美国国旅是该商标的注册人和合法使用人,要求禁止中国国旅在美国使用该商标。
在我方强有力的事实证据和法律论据之下,最终美国国旅主动向美国商标局注销了他们的商标。
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